Una duda muy frecuente que llegan a tener los titulares de una marca es, si es posible utilizar el nombre o logotipo idéntico o similar a su marca registrada para futuras solicitudes, ya que la Ley Federal de Protección Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de 2020 en el artículo 173, fracción XVIII y XIX establece la siguiente limitante:
“Artículo 173.- No serán registrables como marca:
(…)
XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
Quedan incluidos en este supuesto aquéllos que sean idénticos a una marca registrada o en trámite del mismo titular, que distinga productos o servicios idénticos;
XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;
(…)”
De lo anterior podemos resaltar que la ley impide registrar una marca que sea idéntica o semejante a otra marca ya registrada o en trámite, cuando se quiera aplicar a los servicios o productos similares o idénticos a la marca anteriormente registrada, pues ello generaría confusión en la identidad de la marca para los consumidores y además, se perdería el sentido de “registrar” una marca si para fines prácticos no quedaría protegida. Caso contrario sucede cuando se trata de un nombre comercial, el cual sí puede ser posteriormente la denominación de una marca, siempre y cuando la solicite el titular de aquella o bien, el solicitante obtenga su autorización, de acuerdo con el penúltimo párrafo del mismo artículo, el cual dispone lo siguiente:
“(…)
Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley.
(…)”
Sin embargo, como se advierte del párrafo antes citado, la excepción anterior también es aplicable para terceros que soliciten el registro de una marca semejante o hasta idéntica a otra ya concedida, siempre y cuando obtengan la autorización de su titular. Entonces volviendo a la cuestión planteada inicialmente, ¿qué sucede cuando el titular de una marca es quien posteriormente presenta su solicitud respecto de una denominación similar o idéntica a la marca registrada anteriormente a su nombre? Evidentemente sería injusto que la Ley permita que un tercero registre una marca idéntica o similar a otra con la autorización de su titular, pero no lo permita respecto a éste último, es decir, que exista más de un registro por una marca idéntica o similar.
De hecho, las fracciones XVIII y XIX previstas en la Ley vigente se adicionaron desde la reforma publicada el 18 de mayo de 2018, pues anterior a esa fecha, estaba previsto lo contrario, pues Ley derogada en su artículo 90 señalaba lo siguiente:
“Artículo 173.- No serán registrables como marca:
(…)
XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y
(…)”
En otras palabras, antes sí se permitía que una persona tuviera la titularidad de más de un registro de la misma marca o similar a ésta, aun cuando correspondiera a los mismos servicios o productos, lo cual, fue limitado con la reforma de 2018. No obstante, la limitante referida sí tiene una razón de ser y aunque probablemente de inicio podría parecer injustificada, es congruente con el actual procedimiento instaurado para solicitar el registro de una marca y favorece los derechos sobre los requirentes de una marca, por las razones que se exponen a continuación.
En efecto, el titular de una marca, sí puede registrar posteriormente una denominación o signos distintivos similares o idénticos a su primera marca, con la única condición de que ésta represente productos o servicios diferentes a los que ofrece con la marca inicialmente concedida.
Lo anterior debe ser así ya que al presentarse una solicitud de registro de marca, forzosamente el requirente debe seleccionar una clase a la que pertenece su servicio o producto, es decir, debe encuadrar cualquiera de ellos al sistema de clasificación internacional utilizado para clasificar productos y servicios a los fines del registro de marcas (conocido como clasificación de Niza), acorde con los artículos 176 y 177 de la Ley de la materia; de lo contrario, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo a conceder el registro (siempre y cuando se reúnan todos los demás requisitos para ello), requerirá al promovente para que aclare su solicitud de acuerdo con el artículo 225 de la Ley.
Es de resaltarse que, cada una de las clases Niza abarca un grupo extenso de servicios y productos altamente relacionados entre sí, por lo que, cuando el solicitante encuadra su marca en uno de ellos, no tendría sentido presentar una nueva solicitud por productos o servicios similares, pues lo más probable es que estén incluidos en la misma clase inicialmente seleccionada. Además, el propósito de dichas clases también es incluir una extensa lista de productos y servicios por cada una, de ese modo, el solicitante no tiene que presentar muchas solicitudes para incluir cada producto o servicio que comercialice o preste, pues no hay que olvidar que por cada solicitud debe efectuarse el pago de derechos correspondiente, lo cual, podría limitar el derecho a obtener un registro.
Sin embargo, en caso de que la marca comprenda nuevos servicios o productos , la fracción XVIII no limita el derecho del mismo titular de una marca para solicitar un nuevo registro con denominación similar o idéntica, lo cual, resulta mucho más práctico que lo establecido anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2018.
En conclusión, el titular de una marca sí tiene el derecho a registrar ya sea una denominación o signo distintivo de la misma, para incluir servicios o productos novedosos y que no estén previstos dentro de la clase a la que pertenece la marca original y además, conforme al penúltimo párrafo del artículo 173 de la Ley, también podrá otorgar su consentimiento para que un tercero utilice una similar o idéntica, empero, en ese supuesto también podría surgir la siguiente interrogante, ¿también aplica aunque se trate de una marca idéntica, aplicada al mismo servicio o producto? ¿Ello no generaría confusión para los mismos consumidores?
La realidad es que la Ley no prevé tal cual la respuesta a lo anterior y tampoco existen criterios que resuelvan dicha circunstancia, sin embargo, de los criterios existentes que explican el propósito y alcance del registro de una marca (siendo principalmente la posibilidad de distinguir un producto o servicio en el mercado) es probable que la autoridad, a pesar de lo dispuesto en el artículo 173, tenga argumentos suficiente para negar el registro de dos marcas idénticas y ofreciendo el mismo producto o servicio, con titulares completamente distintos, aunque alguno de ellos haya otorgado su consentimiento. Por ejemplo, las siguientes tesis emitidas por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito reiteran lo expuesto en el presente artículo, en el sentido de que, la finalidad de registrar una marca es distinguirla dentro del mercado y generar confianza a los consumidores:
el fin último de la protección a la propiedad industrial
“Registro digital: 2017559
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.204 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2898
Tipo: Aislada
MARCAS. LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE LAS QUE SEAN IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRA PREVIAMENTE REGISTRADA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE MAYO DE 2018–, NO EXENTA DE CUMPLIR CON EL REQUISITO RELATIVO A QUE EL SIGNO PROPUESTO A INSCRIPCIÓN NO AFECTE DERECHOS PREVIOS DE TERCEROS. La función principal de una marca comercial es servir como medio de identificación para el público respecto del bien o servicio de su preferencia frente al resto de los que, de su misma clase, se ponen a disposición en el mercado por otros agentes económicos; de ahí que el requisito más importante que deba satisfacer un signo para su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es que sea distintivo. Ahora bien, entre las causas por las que puede negarse el registro de una marca se encuentra la establecida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial –en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018–, consistente en que el signo cuya inscripción se pretenda obtener sea idéntico o semejante en grado de confusión a otro previamente registrado o solicitado para amparar productos o servicios iguales o similares, ya que sólo de ese modo el Estado podrá evitar que en el mercado coexistan dos marcas que pudieran inducir a error al consumidor, previéndose como única excepción a dicho impedimento cuando la solicitud de registro relativa sea formulada por el propio titular del registro previo para proteger bienes o servicios similares. En este orden de ideas, si se toma en cuenta que conforme a la normativa marcaria nacional, no es posible ampliar los productos o servicios que ampara un registro marcario ya otorgado por el organismo descentralizado mencionado y, por tanto, que las empresas se encuentran obligadas a tramitar y obtener una nueva inscripción respecto de un mismo signo distintivo, a fin de extender el espectro de protección del derecho a su uso exclusivo con relación a los nuevos productos o servicios a los que lo aplica en razón de su crecimiento comercial, así como que todos esos registros se consideran ligados para efectos de su transmisión, de acuerdo con los artículos 145 y 147 del ordenamiento indicado, en razón de que su concesión sólo se explica y justifica en la medida en que su propietario es la misma persona, se colige que la excepción prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, que sí procede el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente inscrita, cuando la solicitud sea formulada por el mismo titular para proteger productos, bienes o servicios similares, solamente implica que las inscripciones previamente obtenidas por una empresa determinada con relación a un signo distintivo, no pueden constituir impedimento para obtener otro respecto de éste, a fin de amparar otros bienes o servicios similares, como consecuencia de que no está en aptitud de ampliar los productos o servicios que protege la primera inscripción obtenida, mas no puede entenderse en el sentido de que esta clase de solicitudes estén exentas de cumplir con el requisito relativo a que el signo propuesto a inscripción no afecte derechos previos de terceros, so pretexto de contar ya con un antecedente registral. Razonar en sentido diverso, implicaría avalar una forma de inobservar uno de los principios fundamentales que rige el derecho registral marcario (distintividad), materializado y reconocido en diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y, por ende, legitimar en forma desacertada una vía para constituir signos susceptibles de generar riesgo de confusión y, por tanto, competencia desleal, derivado de mal entender el alcance del ejercicio de la prerrogativa establecida en la propia legislación para ampliar los bienes y/o servicios por los que inicialmente un agente económico en particular obtuvo un primer registro marcario.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Registro digital: 2006208
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.9o.A.44 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, página 1541
Tipo: Aislada
MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN GRÁFICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA MIXTA, UTILIZANDO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL, UN DIBUJO O IMAGEN QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ EN FAVOR DE UN TERCERO, AUN CUANDO HAYA OTROS ASPECTOS QUE LA HAGAN DIFERENTE. El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marcas, entre otros supuestos, las que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, pero sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares. Así, uno de los objetivos de la citada ley, es evitar la coexistencia de marcas confundibles, por lo que para que cualquier signo pueda constituir una marca, es necesario que reúna los siguientes requisitos: que tenga una eficacia definitiva y que sea jurídicamente tutelable como marca. En efecto, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse a partir de analizar los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los aspectos: a) fonético, b) gráfico y c) conceptual o ideológico. En estas condiciones, si las marcas en pugna son mixtas o compuestas, es decir, están conformadas por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse, en primer término, cuál es el componente fundamental del diseño, a efecto de determinar el parámetro idóneo para realizar el escrutinio, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la indicada semejanza. Por tanto, existe semejanza en grado de confusión gráfica en términos del indicado precepto, si se intenta obtener el registro de una marca mixta, utilizando como elemento fundamental, un dibujo o imagen que previamente se registró en favor de un tercero, aun cuando haya otros aspectos que la hagan diferente, pues éstos no hacen que se distinga de las marcas registradas y citadas con anterioridad, aunado a que no pueden ser considerados para realizar el estudio de la semejanza en grado de confusión, máxime que basta que el elemento fundamental sea semejante entre las marcas, para que automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que provienen del mismo titular.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Registro digital: 2004431
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.13 A (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 2503
Tipo: Aislada
CONFUSIÓN DE MARCAS. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO DEBE CONSIDERAR QUE, ANTE UNA MAYOR SEMEJANZA DE SIGNOS, LA DIFERENCIA ENTRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE PRETENDEN AMPARAR DEBE SER MÁS SIGNIFICATIVA. De la interpretación del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que dos marcas pueden coexistir en el mercado si amparan productos o servicios similares, pero son distintas, o bien, si siendo idénticas o parecidas en grado de confusión, son aplicadas a productos o servicios notoriamente diversos. En otras palabras, se debe advertir cierta correlación entre el parecido entre marcas y la similitud de productos o servicios, de suerte que, mientras más se distancian las áreas comerciales de dos signos aparentemente iguales, más se diluye la posibilidad de confusión por parte del público consumidor, puesto que, si bien pueden ser incluso idénticas las figuras o fonemas que los componen, si el segmento de mercado es sustancialmente distinto, difícilmente existirá confusión sobre el origen comercial de los bienes comercializados bajo esa marca. Por ello, entre más parecidos sean los signos, más diferencia debe existir entre los productos o servicios a los que se apliquen.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”
Bajo esa misma línea de pensamiento, la Ley vigente prevé las siguientes limitantes respecto a la transmisión de marcas:
“Artículo 253.- Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros o solicitudes en trámite de las marcas de un mismo titular, cuando éstas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.
Artículo 254.- Cuando el titular de registros o solicitudes en trámite de dos o más marcas ligadas considere que no existe confusión, podrá presentar el consentimiento expreso por escrito y solicitar que sea disuelta la liga impuesta.
No será aplicable lo anterior, a marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos.
El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda, considerando que no se induzca al error al público consumidor respecto a la procedencia de los productos o servicios.
Artículo 255.- Solo se registrará la transmisión de algunas de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas y se solicite la inscripción de ellas a la misma persona.”
Es decir, para el caso de la transmisión de una marca, no se permite que existan diferentes titulares de dos marcas idénticas aplicas a servicios o productos idénticos, limitante que como ya se ha mencionado, no existe respecto a nuevos registros.
Así pues, en el supuesto de que se diera el caso planteado anteriormente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es quien dado el momento deberá considerar diversos elementos para determinar si una marca cumple con todos los requisitos necesarios para ser registrada y a su vez, no violenta otras disposiciones legales aplicables o va en contra de la naturaleza misma de las normas (que tienden a proteger derechos constitucionales). Cobra aplicación a lo anterior lo sostenido por la Primera Sala:
“Registro digital: 2013727
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 1a. XXIV/2017 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 367
Tipo: Aislada
PROPIEDAD INDUSTRIAL. FINALIDAD DEL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA. El precepto citado, al prever que son infracciones administrativas, entre otras, intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro, y que no estará comprendida como infracción la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene como objeto directo proteger los derechos de propiedad industrial de los industriales, comerciantes o prestadores de servicios contra los actos de competencia desleal, en concreto, los realizados con el propósito de desprestigiar productos, servicios, actividades -industriales o comerciales- o el establecimiento de otra persona con la misma calidad, lo que es acorde con la obligación internacional de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal en materia de protección de la propiedad industrial, en términos del artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Ahora bien, el objeto indirecto del artículo 213, fracción X, de la Ley de la Propiedad Industrial es proteger los derechos de los consumidores; así, la comparación de productos o servicios que ampare una marca con el propósito de informar al público no es una conducta que amerite una infracción administrativa, pues en términos del artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los consumidores tienen derecho a recibir la información de un determinado bien, producto o servicio de forma veraz, comprobable y exenta de descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas; de ahí que la comparación de productos o servicios que ampara una marca con el propósito de informar al público, siempre que la comparación no sea tendenciosa falsa o exagerada, no es un acto que origine una infracción administrativa.”
