El secreto industrial es una de las figuras jurídicas previstas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (en adelante, “LFPPI”) y aunque juega un rol fundamental en la generación de ingresos y crecimiento económico de las empresas, es una de las figuras menos exploradas dentro de la rama de Propiedad Industrial.
Por ello, en el presente artículo se expondrán las formas en que pueden protegerse los secretos industriales por parte de las empresas, así como las medidas a su alcance en caso de que un tercero haga uso indebido de dicha información confidencial, considerando que los secretos industriales, a diferencia de las marcas, patentes, modelos de utilidades y otras figuras previstas en el LFPPI, no son registrables ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante, “IMPI”). En consecuencia, cada empresa es responsable de resguardar todo tipo de secreto industrial que ésta hubiera generado de acuerdo su naturaleza y giro comercial.
Antes que nada, es importante tener claro, ¿qué se considera como secreto industrial? La respuesta a lo anterior está prevista en el artículo 163 de la LFPPI, el cual, lo define como toda información de aplicación industrial o comercial que representa una ventaja competitiva o económica para su titular (persona física o moral) frente a sus competidores, de manera que, dicha información tiene el carácter de confidencial y existe un acceso restringido a la misma. Así pues, la información de un secreto industrial puede constar en documentos, medios electrónicos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio que su titular considere idóneo.
En otras palabras, se trata de información que la mayoría de empresas resguardan, pues se trata de elementos esenciales que: 1. Distinguen a sus productos o servicios (ejemplo: receta de la fórmula de coca cola y receta de las papas fritas de McDonald’s) o bien; 2. Guardan relación con la forma en que opera la empresa que precisamente influyen en el desarrollo y crecimiento de la misma (ejemplo: modelo de negocios, procesos de producción o distribución, cartera de clientes y proveedores, estrategias de marketing, etcétera).
En ese sentido, los secretos industriales influyen directamente en la generación de ingresos de las empresas y el posicionamiento de sus productos o servicios en el mercado, ya que, constituyen los elementos que las diferencian de manera positiva del resto de sus competidores.
Ahora bien, a pesar de que los secretos industriales no son registrables ante el IMPI, parte de las sanciones más gravosas y cuantiosas previstas en la LFPPI, proceden por el uso indebido de los secretos industriales; de hecho, este tipo de violaciones acarrea sanciones de diversa índole, las cuales proceden de manera independiente y no son excluyentes una de otra.
- Procedimiento administrativo de infracción.
Este procedimiento se lleva a cabo ante el mismo IMPI, y de acuerdo con el artículo 386 de la LFPPI, procede en los siguientes casos:
Artículo 386.- Son infracciones administrativas:
I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;
XIV.- Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;
XV.- Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;
En ese sentido, el uso indebido de un secreto industrial puede encuadrar en cualquiera de las fracciones anteriores y aunque la primera fracción no se refiera expresamente a la figura jurídica en estudio, su alcance es tan amplio que el hecho de que un tercero utilice un secreto industrial sin la autorización de su titular evidentemente actualiza un acto contrario a las buenas costumbres y que implica una competencia desleal.
En consecuencia, llevado a cabo el procedimiento de infracción correspondiente, el IMPI podrá determinar cualquiera de las siguientes sanciones, pudiendo aplicarse más de una, dependiendo la gravedad de la infracción:
- Multa hasta por la cantidad de 250,000 UMAs (vigente al momento en que se cometa la infracción, que actualmente corresponde al importe de $25’935,000.00 pesos), por cada conducta que se actualice.
- Multa adicional hasta por el importe de 1,000 UMAS UMAs (vigente al momento en que se cometa la infracción, que actualmente corresponde al importe de $103,740.00 pesos), por cada día en que persista la infracción.
iii. Clausura temporal hasta por noventa días.
- Clausura definitiva.
- Indemnización (pago de daños y perjuicios).
La indemnización tiene lugar cuando se actualiza un hecho ilícito que da lugar al pago de daños y perjuicios a la parte afectada, por tanto, su cuantificación siempre dependerá del caso en concreto.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 396 de la LFPPI, la indemnización por violación a alguno de los derechos de propiedad industrial, no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del valor del “daño” cuantificable y que además, podrá ser reclamado ante el mismo IMPI o los Tribunales competentes de acuerdo a la legislación común (que en este caso, corresponde a los jueces especializados en materia civil o mercantil, según sea el caso).
En ese sentido, dicho numeral establece lo siguiente:
“Artículo 396.- La indemnización por la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley, en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado, en términos del artículo 397 de esta Ley.
La indemnización podrá ser reclamada, a elección del titular afectado ante:
I.- El Instituto una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, en los términos de esta Ley, o
II.- Los Tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 409 de esta Ley.”
Ahora bien, en caso de que la parte afectada prefiera exigir la indemnización correspondiente a través del IMPI, ésta deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 397 de la Ley, el cual, prevé lo siguiente:
“Artículo 397.- Una vez que el Instituto haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el titular afectado podrá presentar su reclamo por los daños y perjuicios ocasionados, así como la cuantificación correspondiente a éstos, de manera incidental, para lo cual deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes.
Para determinar el monto de la indemnización se tomará en cuenta la fecha en que se haya acreditado la infracción al derecho y, a elección del titular afectado, cualquier indicador de valor legítimo presentado por éste, incluyendo:
I.- El valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor;
II.- Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
III.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
IV.- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Las obligaciones de hacer o no hacer establecidas en la resolución sobre el fondo de la controversia, que no puedan cumplirse por el infractor y que se traduzcan en daños y perjuicios al titular afectado, también podrán ser cuantificadas para efectos de la indemnización correspondiente.”
Ahora bien, los requisitos establecidos en el numeral previamente citado, corresponden en esencia a los mismos elementos que deberían acreditarse en un juicio civil o mercantil para exigir el pago de daños y perjuicios. Sin embargo, la gran diferencia entre exigir la indemnización ante el Instituto o un Tribunal competente radica en que, en este último no se necesita haber instaurado el procedimiento administrativo de infracción ante IMPI, el cual, prácticamente puede tardar años en resolverse.
Por tanto, sería más práctico exigir la reparación del daño por el uso indebido de un secreto industrial a través de los Tribunales especializados ya sea en materia civil o mercantil, dependiendo el caso concreto. Además, como ya se ha mencionado a lo largo del presente artículo, lo anterior no impide instaurar a su vez el procedimiento administrativo de infracción, atendiendo a la gravedad de la violación cometida.
Por otro lado, en caso de que, el uso indebido de un secreto industrial a su vez incumpla con un contrato celebrado precisamente con la finalidad de proteger la información confidencial de una empresa o persona física en relación con sus actividades comerciales o profesionales, también da lugar a una indemnización contractual.
Pues ello implica que existe un incumplimiento contractual que da lugar de manera independiente al pago de daños y perjuicios, pudiendo existir una cláusula penal determinada expresamente en el acuerdo de voluntades o bien, deberá cuantificarse por el juez competente, de acuerdo con el objeto del contrato, el incumplimiento en que incurrió la parte responsable y el daño causado en consecuencia.
Apoya lo anterior, la siguiente Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la SCJN:
“Registro digital: 2004890
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: 1a. CCCXX/2013 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 519
Tipo: Aislada
DAÑOS Y PERJUICIOS POR COMPETENCIA DESLEAL. CUANDO LAS PRETENSIONES DERIVAN DE UNA PENA CONVENCIONAL PACTADA ENTRE EL ACTOR Y EL DEMANDADO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. BIS, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA RECLAMAR SU PAGO. La interpretación sistemática y funcional de los artículos 6o. bis del Código de Comercio; 6o., 24, 86, 91, 178 bis 9, 199 Bis 3, 212 Bis 2, 221, 221 Bis y 226 de la Ley de la Propiedad Industrial; así como 1910 del Código Civil Federal, conduce a determinar que, cuando la pretensión de daños y perjuicios, atribuida a una competencia desleal, tiene su origen en la pena convencional pactada entre el actor y el demandado en un acuerdo de voluntades, es innecesario que el enjuiciante obtenga el pronunciamiento firme en la vía administrativa a que se refiere el último párrafo del artículo 6o. bis del Código de Comercio. Lo anterior, pues conforme a tales disposiciones articuladas sistemáticamente, se aprecia que la norma en cuestión prescribe que las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, entre las que se encuentra la acción de pago de daños y perjuicios, podrán iniciarse solamente cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, sin hacer distinción respecto a su origen contractual o extracontractual; sin embargo, esa falta de distinción no significa que el requisito de procedibilidad ahí prescrito deba cumplirse en uno y otro caso, pues no debe soslayarse que las normas de la Ley de la Propiedad Industrial regulan, entre otros, los temas de los daños y perjuicios derivados de infracciones cometidas en esa materia, cuyo elemento fundamental radica en la existencia de hechos ilícitos ajenos a todo contrato y se refieren a la culpa extracontractual, también conocida en la doctrina como «culpa aquiliana», regulada en el artículo 1910 del Código Civil Federal, que alude al hecho ilícito y del que se deduce que el legislador tuvo en cuenta un actuar ilícito ajeno al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones pactadas, es decir, el citado precepto contempla la referida culpa extracontractual. En lo así razonado, se concluye que el contenido del artículo 6o. bis del Código de Comercio se dirige a aquellos casos en que es necesario determinar, primero, la existencia de una competencia desleal, derivada de un hecho ilícito y, sólo entonces, estar en aptitud de ejercer las acciones civiles que resulten procedentes, lo que no ocurre cuando las prestaciones reclamadas derivan de lo acordado en un contrato en el que se pactaron penas convencionales para el caso de incumplimiento de las obligaciones convenidas, a lo que debe atender el juzgador en estricta observancia al principio de congruencia externa que debe regir en toda resolución jurisdiccional, pues en ese caso no se justifica la aplicación del procedimiento administrativo referido ni, por ende, la carga impuesta al actor para satisfacer un supuesto «requisito de procedibilidad» que no resulta necesario para la resolución del asunto.”
- Acción penal.
Ahora, existen ciertos supuestos en que, el uso indebido de un secreto industrial puede actualizar hasta la responsabilidad penal del infractor, lo cual, se encuentra regulado en el artículo 402 de la LFPPI, donde se establece lo siguiente en lo que interesa:
“Artículo 402.- Son delitos:
III.- Divulgar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce su control legal o a su usuario autorizado;
V.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin contar con el consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce el control legal del secreto industrial o su usuario autorizado;
VI.- Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio, sin consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado; con el propósito de causarle perjuicio u obtener un beneficio económico para sí o para un tercero;”
Así pues, las penas previstas en el Código Penal Federal (en adelante “CPF”) por los delitos señalados en el artículo citado con antelación, son las siguientes:
“Artículo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.”
De igual manera, el procedimiento para instaurar la acción penal deberá sujetarse a los artículos 402 al 406 de la LFPPI y en cuanto al procedimiento penal, deberán aplicarse las reglas previstas en el CPF.
Es importante señalar que, las acciones legales para hacer valer la protección de un secreto industrial no son excluyentes una de otra, es decir, la persona que considere vulnerados sus derechos por el uso indebido de dicha información confidencial puede instaurar más de una de las medidas indicadas anteriormente y elegir la acción que más le convenga de acuerdo a la afectación resentida y la naturaleza misma del secreto industrial.
A manera de conclusión, dada la naturaleza y alcance de los secretos industriales en el desarrollo económico de las empresas y para las personas físicas (dedicadas a la prestación de servicios independiente o comercialización de productos), es que la LFPPI prevé diversas vías legales para su protección y como se puede advertir, todas ellas pueden resultar altamente efectivas, ya que; por un lado, las multas pecuniarias pueden ser millonarias; por otro lado, el valor mínimo de la indemnización correspondiente también representa un porcentaje alto y; sumado a todo lo anterior, también puede actualizarse la responsabilidad penal a cargo del infractor.
